商标撤销后对之前使用行为有溯及力吗？

裁判要旨

商标局或商标评审委员会（下称商评委）关于准予商标注册的决定对于商标权利人在内的社会公众均具有一定的公信力，相关权利人就此实施的相关商标使用、许可、转让等行为应当受到保护。因此，两件注册商标冲突案件中，在后注册商标被撤销或无效的决定对于之前的使用行为原则上没有溯及力，但在后注册商标权利人申请注册时存在恶意的，在先商标权利人可以主张相关使用行为构成侵权。行政授权确权案件与民事侵权诉讼中对混淆可能性的认定存在区别。前者应当考虑系争商标核定使用的所有商品类别，只要在任一商品上存在混淆可能性，系争商标便不应准予注册；后者则仅考虑被诉标识实际使用的商品类别。

案情回顾

原告济民公司于1998年在第5类化学医药制剂商品上获准注册“悉能”商标，专用权有效期至2018年9月27日。被告亿华公司于2004年在第5类医药制剂商品上申请注册“希能”商标。2010年，商标局决定对被告商标不予核准注册，商评委于2011年决定被告商标予以核准注册。北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院分别判决维持商评委决定。2015年，最高人民法院再审撤销商评委决定，要求商评委重新作出决定。2015年10月，商评委重新作出被告商标不予注册的决定。2011年至2016年期间，原告在国内多省多家药店购买外包装标注有被诉标识的头孢丙烯干混悬剂，生产者均注明为被告，遂针对其商标使用行为提起诉讼。

原告认为，被告在未获得核准注册的情况下将被诉标识使用在涉案药品上，产量巨大，销售范围遍及全国各地，对原告造成的损害后果十分严重。被告辩称，被诉标识系其依法申请并经商标局核准注册的商标，与权利商标间的争议属注册商标间的纠纷。基于商标注册制度的公示、公信原则及法不溯及既往的裁判规则，亿华公司是在享有注册商标专用权的前提下，合法、正当地使用被诉标识。

一审法院认为，鉴于最高人民法院的再审判决撤销了商评委作出准予被诉标识核准注册的复审决定，故被诉标识应视为自始不具有注册商标专用权。亿华公司在涉案药品上使用被诉标识，已构成对济民公司注册商标专用权的侵犯。故判令被告停止侵权、消除影响并赔偿包括合理费用在内的经济损失550万元。被告不服提起上诉。二审法院认为，注册商标被撤销或宣告无效的，对于撤销或无效之前的商标权利人的使用行为原则上没有溯及力，但因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。被告主观上存在恶意，客观上易导致混淆，构成对权利商标专用权的侵犯。故判决驳回上诉，维持原判。

案件评析

此案系典型的商标行政、民事交叉案件，被告的“悉能”商标最终被最高人民法院再审判决撤销，由此产生的问题是原告能否主张被告于商标撤销前的使用行为构成侵权，商标民事侵权诉讼与行政授权确权诉讼中关于混淆误认的判断是否存在区别。

注册商标被撤销后对之前使用行为是否具有溯及力？商标法第四十七条第二款规定并未明确宣告注册商标无效的决定或裁定，对宣告无效前商标注册人自身使用商标的行为是否具有溯及力。笔者认为，商标局或商评委关于准予商标注册的决定对于商标权利人在内的社会公众均具有一定的公信力，因信赖商标注册部门的决定而实施的相关商标使用、许可、转让等行为应当受到保护，不能因为注册商标之后被撤销或无效而使得原本合法的行为转变为侵权行为，否则基于注册商标而进行的各种市场活动将缺乏稳定性和可预期性。但是，商标法第七条规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。如果商标注册人在申请、使用注册商标时，主观上存在恶意，即明知其申请注册或使用的商标侵害他人在先权利，那么上文提及的商标注册人值得保护的信赖利益便不复存在。不论注册商标是否被撤销或者宣告无效，在先的权利人均可以主张在后的商标使用行为构成侵权，请求赔偿。

被告的注册商标被撤销前的使用行为是否构成侵权，取决于两方面判断，一是被告主观上是否存在恶意；二是被告使用被诉标识的行为是否容易导致混淆误认。如何区分判断行政、民事交叉案件中的混淆误认？笔者认为，行政授权确权案件应当考虑系争商标核定使用的所有商品类别，只要在任一商品上存在混淆可能性，系争商标便不应准予注册；民事侵权诉讼则仅考虑被诉标识实际使用的商品类别。因此，存在行政诉讼中认定存在混淆误认，但民事侵权诉讼中存在认定实际使用的商品不会与原告混淆误认的可能性。本案中，被告的商标核定使用的商品包括医药制剂、针剂等，但实际使用的商品为“头孢丙烯干混悬剂”，故本案不宜根据最高人民法院的再审判决直接认定存在混淆误认，应根据实际使用的情况判断被告的使用行为是否容易导致混淆误认。考虑到被诉标识与权利商标所使用的商品属于相同商品，被诉标识与权利商标的发音相同，运用文字的方式和风格非常接近，而且涉及的商品与人们的生命健康息息相关，在认定是否容易导致混淆误认时应当施加较为严格的标准。结合被告存在主观恶意，最终认定被告实际使用被诉标识的行为容易导致混淆误认，其行为构成侵权。

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