业内呼吁商标法修改应建立“黑名单”约束机制

 近年来，商标的恶意注册行为不仅打击了企业积极性、损害了市场秩序，更阻碍了中国自主品牌的发展之路。适逢商标法新一轮修改工作启动，能否通过修法规制恶意注册，成为业界关注的焦点。在今天举行的2018中国国际商标品牌节 “商标典型案例评析论坛——商标法修改之恶意注册的规制”平行会议上，业内人士对这类相关问题进行了深入研讨，并呼吁借助商标法修改契机，要加强对商标恶意注册行为的规范管理，建立“黑名单”约束机制，探索用商标恶意注册不良记录机制来约束恶意注册行为。

    恶意注册 缘何频发

    提起“王老吉”商标，人们更多的印象还停留在加多宝与广药集团的商标大战和红罐包装装潢之争。但实际上，作为“王老吉”商标的持有人，广药集团同时也面临着恶意注册的难题。广药集团市场部部长陈志钊在论坛上介绍，除了大家熟知的“王老吉”商标，广药集团还在市面上发现了“王小吉”“土老吉”等恶意注册的商标，每年投入在打击恶意注册商标上的人力、物力、财力不计其数。

    “原则性条款与立法精神的‘泛道德化’，‘司法职能’的‘立法化’，资源有限性与效率之间的错位，市场经济‘阻却’与运营‘动荡性’等等，都是当前在司法实践中存在的困境。”北京市高级人民法院知识产权庭审判长陶钧表示。

    国家知识产权局商标评审委员会委员法律事务处处长孙欧认为，在打击恶意注册当中职能部门遇到了很多问题，从评审实践角度来说，原因是：第一，关于恶意注册内涵外延不清晰，认识不一；第二，在商标注册审查阶段商标行政审查机关主动驳回申请没有明确规定；第三，打击恶意注册各程序法律适用标准不一。

    深圳市中级人民法院知识产权庭副庭长祝建军表示，我国对于商标权的取得采用注册制，不要求商标在注册时有实际使用的意图。在这种情况下，商标恶意注册及囤积情况非常严重，对于我国商标制度的健康发展带来了严重阻碍。

    如何规制 修法契机

    那么对于商标恶意注册行为，该如何规制呢？结合近期商标法修改，国家知识产权局商标局有关负责人表示，可将商标法第七条有关诚实信用原则作为提起商标异议或无效宣告请求的适用条款，改良适用商标法第四条用于制止商标囤积行为，同时还可以探索建立强制转移制度与恶意注册的民事赔偿制度，取消商标获准注册五年内提出无效宣告的时间限制，并建立配套信用监管制度。

    “近年来，国家知识产权局商标评审委员会体系化适用商标法打击恶意注册条款，适用商标法其他条款时考量恶意因素从严把握标准，同时不断加强打击商标恶意抢注问题的专题研究，探索建立‘黑名单’约束机制。”国家知识产权局商标评审委员会有关负责人建议，为了加大对商标恶意注册行为的规制，第四次商标法修改时可考虑重构商标注册申请审查程序，取消相对理由审查，承担绝对理由审查功能；重构异议及不予注册复审程序，保留异议前置程序，承担相对理由审查功能；注册申请受理公告，绝对理由审查和相对理由审查同步进行。

    而从司法实践角度而言，陶钧认为，恶意注册可分为侵害“私权”与“公益”两种情形，对此，在价值引导上，应明确规定申请人申请注册商标不得明显违背诚实信用原则，而且需要具有使用申请商标的意图与能力；在程序设计方面，建议不再以商标是否授权来区分商标法有关授权与确权条款的适用差异，应涵盖商标申请、异议、无效、撤销、转让、续展“全流程”适用。

    “商标权作为一种财产权，来自于商标的使用，是一种市场竞争关系中的权利，要解决恶意注册问题，可以考虑在坚持大陆法系注册优先的前提下，适当引入英美法系强调使用的思路，进而解决实践中出现的抢注和刻意注册的问题。”中国社会科学院知识产权中心主任、中国知识产权法学研究会常务副会长李明德建议建议，在商标法中规定申请人在提出商标注册申请时，应当提交相关商标已经使用或将要使用的证据并作出系列声明，商标局在审查商标注册申请时应当参照申请人营业执照记载的经营范围加以审查。

    海外维权 理应重视

    近年来，我国企业走出国门、进行商标国际注册越多，中国品牌的国际影响力越大，就越可能遭遇海外商标抢注。商标海外维权工作的重要性毋庸置疑。

    2017年8月4日，中国驻伊基克总领馆明码发电工商总局，告知中国120多个玩具企业的厂名及商标被外籍商人以个人名义在智利工业产权局（INAPI）抢注，到2017年10月16日，智利抢注人同意将其抢注的中国商标以无偿转让的形式归还商标的中国在先使用人，双方签署和解协议，目前已有30多家企业近50件商标进入归还程序。不到三个月的时间，速度之快，效率之高，也再次说明，商标海外维权工作应秉承“企业主导、政府指导、代理机构参与、行业组织支持”的原则，充分发挥各方优势，对内大力推动宣传和指导，对外广泛运用法律和外交手段，通过各种方式来保护我国企业的海外商标权益。

    国家知识产权局商标局综合处处长刘毅表示，我国企业海外维权工作是一项长期的任务，任重而道远。下一步，商标局将在建立和完善商标海外维权引导机制、完善商标海外维权合作机制、建立和完善商标海外维权监测和预警机制、建立和完善商标海外维权处理机制、建立和完善商标海外维权援助机制五个方面狠下功夫。

    美国飞翰律师事务所律师b.brett heavner以“打击恶意虚假商标申请”为题，分享了美国专利商标局推出的新举措。他表示，目前，绝大多数国家并未要求商标所有人在获取或续展商标注册时提交商标正在使用的证据，但在美国对商标使用有着严谨的要求，因此，大多非美国申请人在理解美国对于商标使用的要求上存在一些困难。

    为此，美国于今年3月6日启动了商标使用证据举报项目，允许任何担忧虚假证明的一方，向美国专利商标局写举报信，这是移除虚假注册商标更为流畅的程序。与此同时，美国专利商标局启动了随机审查计划，允许美国审查员为了更好地审查注册后续展要求，要求商标权利人提交额外信息，包括使用证明、展品和宣誓书。他详细介绍了随机审查计划，为申请人提供了指引。

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